Mag een overnemer uw naam als merk blijven gebruiken als dit de consument misleidt?

Veel modeontwerpers en oprichters van bekende merken verkopen op een bepaald moment hun onderneming, inclusief de merknaam die vaak hun eigen familienaam is. Maar mag de nieuwe eigenaar die naam onbeperkt blijven gebruiken? Het Hof van Justitie van de Europese Unie diende zich over deze vraag te buigen in een arrest van 18 december 2025 (C-168/24). De kernboodschap is helder: als de nieuwe eigenaar het merk zo gebruikt dat de consument ten onrechte gelooft dat de oorspronkelijke ontwerper nog steeds betrokken is bij het design, kan het merk vervallen worden verklaard wegens misleiding.

De feiten en context: de zaak PMJC tegen ontwerper [X]

Deze zaak draait om een conflict tussen de vennootschap PMJC en de modeontwerper [W] [X]. In 2012 kocht PMJC de activa van de failliete vennootschap van de ontwerper over, inclusief de woordmerken die bestonden uit zijn familienaam “[W] [X]”. De samenwerking tussen de ontwerper en de overnemer eindigde definitief eind 2015.

Enkele jaren later ontstond er een juridische strijd. PMJC klaagde de ontwerper aan wegens inbreuk op de merkrechten, omdat hij via een nieuwe vennootschap weer actief was. In een tegenvordering eiste de ontwerper echter de vervallenverklaring van de merken die PMJC had gekocht.

Het argument van de ontwerper was dat PMJC de merken op een misleidende manier gebruikte. Volgens hem wekte PMJC bij het publiek de indruk dat hijzelf nog steeds de maker was van de kledingstukken waarop de merken waren aangebracht. Een cruciaal detail hierbij was dat PMJC eerder al veroordeeld was voor inbreuk op het auteursrecht van [W] [X], door recente werken van de ontwerper (die niet waren overgedragen) na te bootsen.

De Franse Cour de cassation stelde hierop een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie om te weten of een merk in deze omstandigheden vervallen kan worden verklaard.

De beslissing van het Hof van Justitie

Het Hof baseert zich op de Europese Merkenrichtlijnen (Richtlijn 2008/95 en Richtlijn 2015/2436). Hierin wordt bepaald dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het, door het gebruik dat de houder ervan maakt, het publiek kan misleiden, met name over de aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren. Een dergelijke bepaling is – voor Beneluxmerken – ook terug te vinden in artikel 2.27.1.b BVIE.

In zijn arrest van 18 december 2025 oordeelt het Hof:

• De opsomming van gronden voor misleiding in de wet is niet limitatief. Misleiding kan ook betrekking hebben op de persoon die het product heeft ontworpen (het “stilistische auteurschap”).
• Het enkele feit dat een merk de naam van een ontwerper draagt die niet meer aan het bedrijf verbonden is, is op zich onvoldoende voor vervallenverklaring. De gemiddelde consument weet immers dat een ontwerper zijn naam kan verkopen.
• Echter, als de merkhouder het merk actief gebruikt op een manier die de consument daadwerkelijk misleidt of een ernstig risico op misleiding creëert over de betrokkenheid van de ontwerper, is vervallenverklaring wél mogelijk.

Het Hof bevestigt dat de merkenrechtelijke bepalingen zich er niet tegen verzetten dat een merk vervallen wordt verklaard wanneer de houder bij de gemiddelde consument ten onrechte de indruk wekt dat de ontwerper nog steeds betrokken is bij het ontwerp.

Juridische analyse en duiding

Dit arrest verfijnt de balans tussen de rechten van de merkhouder en de bescherming van de consument (en de oorspronkelijke ontwerper).

Het criterium van ‘Stilistisch Auteurschap’ Juridisch gezien is het interessant dat het Hof het begrip “herkomst” ruim interpreteert. Het gaat niet enkel om de geografische herkomst of de commerciële herkomst (uit welk bedrijf komt het?), maar ook om het “stilistische auteurschap”. Consumenten kopen bepaalde luxegoederen specifiek vanwege de creatieve signatuur van een ontwerper. Als die verwachting wordt gemanipuleerd, is er sprake van misleiding in de zin van artikel 12, lid 2, onder b) van Richtlijn 2008/95 (en het equivalente artikel in de nieuwe richtlijn).

Onderscheid met het arrest Emanuel In het eerdere arrest Emanuel (C-259/04) oordeelde het Hof dat het blijven gebruiken van de naam van de ontwerper op zich niet misleidend is. Dit nieuwe arrest nuanceert dat door te focussen op de bijkomende omstandigheden. In deze zaak was het doorslaggevende element dat de waren versierd waren met decoraties die inbreuk maakten op de auteursrechten van de ontwerper en tot zijn specifieke “creatieve universum” behoorden.

Het Hof benadrukt dat het doel van het merkenrecht is om onvervalste mededinging te waarborgen. Een merk mag geen oneerlijk instrument worden om klanten “af te vangen” door te doen alsof de creatieve geest achter het merk nog steeds aan boord is, terwijl dat niet zo is.

Wat dit concreet betekent in de praktijk

Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor zowel overnemers van modemerken als voor de ontwerpers zelf.

Voor merkhouders en investeerders

Als u een merk hebt overgenomen dat gebaseerd is op de naam van een bekende persoon (bijvoorbeeld een modeontwerper, architect of kunstenaar), moet u voorzichtig zijn met uw marketing- en designstrategie.

• Vermijd imitatie: U mag de naam gebruiken, maar u mag niet suggereren dat de oprichter nog actief betrokken is.
• Risico bij ‘Look-alike’ collecties: Het lanceren van producten die de stijl van de vroegere ontwerper nabootsen (zeker als dit auteursrechtinbreuken betreft), verhoogt het risico dat uw merk vervallen wordt verklaard aanzienlijk.

Voor ontwerpers en oprichters

Heeft u uw naam als merk verkocht? U staat niet machteloos als de nieuwe eigenaar uw reputatie misbruikt.

• Controleer het gebruik: Als de overnemer actief de indruk wekt dat u de nieuwe collecties heeft ontworpen (terwijl u er niets meer mee te maken heeft), kan dit een grond zijn om de merkrechten van de overnemer aan te vallen.
• Auteursrecht als hefboom: Zoals in deze zaak bleek, kan een succesvolle claim wegens auteursrechtinbreuk de basis vormen om aan te tonen dat het publiek wordt misleid over de herkomst van de waren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Mag een bedrijf mijn naam blijven gebruiken als ik het bedrijf heb verkocht?
In principe wel. De verkoop van een merk dat bestaat uit uw familienaam is geldig. De consument wordt geacht te weten dat niet elk product met uw naam persoonlijk door u is ontworpen. Het wordt pas problematisch als het bedrijf actief misleidende strategieën toepast.

Wanneer wordt het gebruik van een persoonsnaam als merk ‘misleidend’?
Het gebruik wordt misleidend wanneer de merkhouder, gelet op alle omstandigheden, bij de consument ten onrechte de indruk wekt dat de oorspronkelijke ontwerper nog steeds betrokken is bij het ontwerp. Een concrete indicatie hiervoor is wanneer de merkhouder designs gebruikt die inbreuk maken op het auteursrecht van de ontwerper om zo diens stijl te kopiëren.

Conclusie

Het Hof van Justitie trekt een duidelijke grens: een merk kopen betekent niet dat u een vrijbrief heeft om de consument te misleiden over de creatieve oorsprong van de producten. Wanneer de link met de oorspronkelijke ontwerper verbroken is, mag de merkhouder die illusie niet kunstmatig in stand houden door stijl en signatuur na te bootsen. Doet men dit wel, dan riskeert men het kostbare merkrecht volledig te verliezen.