Mag een onderneming hetzelfde merk opnieuw deponeren om de gebruiksplicht te omzeilen?

Wie een merk laat inschrijven, krijgt vijf jaar de tijd om dat merk daadwerkelijk te gebruiken. Sommige merkhouders proberen die gebruiksplicht te ontlopen door net vóór het einde van die termijn opnieuw hetzelfde merk in te schrijven — een zogenaamd herhaaldepot. Wijst die strategie op kwade trouw? Het Hof van Cassatie antwoordt nu uitdrukkelijk in een arrest van 7 mei 2026: het loutere feit dat de aanvrager achteraf voordeel haalt uit zijn herhaaldepot volstaat niet om kwade trouw te bewijzen. Wie het vermoeden van goede trouw wil weerleggen, moet aantonen dat de aanvrager op het ogenblik van indiening het oogmerk had om de gebruiksplicht te omzeilen.

De feiten

Peloton Interactive Inc. is sinds 2012 actief als interactieve fitnessonderneming. Tussen 2019 en 2021 liet zij vier nieuwe woordmerken PELOTON inschrijven — drie Uniemerken en één Beneluxmerk — voor onder meer fitnesstoestellen, sportkleding, streamingdiensten en lichaamsoefening. Zij beschikte daarnaast al sinds 2014 en 2017 over twee oudere internationale PELOTON-registraties met aanduiding van de EU en de Benelux. Op deze laatste twee baseerde zij haar inbreukvordering echter niet.

The Women Peloton bv (vandaag E. Cycling Community bv) werd in 2021 opgericht door onder meer een professionele wielrenner en zijn echtgenote. De onderneming richtte zich op vrouwen op de fiets, met onlinelessen, een podcast, een boek en gerelateerde producten.

Na een ingebrekestelling en een oppositieprocedure bij het EUIPO dagvaardde Peloton The Women Peloton in april 2022 voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel. Die wees de vordering in februari 2023 af bij gebrek aan verwarringsgevaar.

In hoger beroep stelde The Women Peloton een tegenvordering tot gedeeltelijke nietigverklaring van de PELOTON-merken in op drie gronden: depot te kwader trouw als herhaaldepot, gebruikelijke benaming en gebrek aan onderscheidend vermogen voor fietsgerelateerde waren en diensten. Het hof van beroep Brussel verwierp in een arrest van 21 mei 2024 (2023/AR/573) die tegenvordering en stelde tegelijk de merkinbreuk vast.

The Women Peloton stelde tegen dat arrest een cassatievoorziening in en voerde drie middelen aan. Het belangrijkste — en het enige dat hier in detail wordt behandeld — betrof de beoordeling van de kwade trouw bij het herhaaldepot.

De beslissing

Het Hof van Cassatie verwerpt de cassatievoorziening.

Het arrest vertrekt van art. 59, lid 1, b) Uniemerkverordening en art. 2.2bis, lid 2 BVIE, dat de omzetting vormt van art. 4, lid 2 Richtlijn (EU) 2015/2436. Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvraag te kwader trouw is ingediend. Onder verwijzing naar het Sky-arrest bevestigt het Hof dat kwade trouw een autonoom unierechtelijk begrip is dat eenvormig moet worden uitgelegd onder verordening en richtlijn.

Het Hof herneemt vervolgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie. Volgens het Koton-arrest is er sprake van kwade trouw wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager zijn merk niet heeft ingediend om eerlijk deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden of een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke onder de functies van een merk vallen. Het oogmerk moet, conform Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, worden beoordeeld op het ogenblik van de indiening van de merkaanvraag. Het is een subjectief gegeven dat op objectieve wijze moet worden vastgesteld, met inachtneming van alle relevante feitelijke omstandigheden.

De bewijslast ligt bij de verzoeker tot nietigverklaring: de goede trouw van de aanvrager wordt vermoed. Wordt dat vermoeden weerlegd door objectieve omstandigheden, dan moet de merkhouder een plausibele verklaring geven over de doelstellingen en commerciële logica van zijn aanvraag.

Specifiek voor het herhaaldepot herinnert het Hof aan T-663/19 (Monopoly): geen enkele bepaling verbiedt dat een aanvraag tot inschrijving van hetzelfde merk opnieuw wordt ingediend, en een dergelijke indiening op zich vormt geen bewijs van kwade trouw. Er kunnen commerciële redenen voor zijn, zoals het beschermen van een gemoderniseerde versie of het verruimen van de waren- en dienstenomschrijving. Wel volgt uit datzelfde arrest dat kwade trouw aanwezig is wanneer de aanvrager het oogmerk had om de regel van het bewijs van normaal gebruik na de respijttermijn van vijf jaar te omzeilen door kunstmatig een situatie te creëren waarin hij dat bewijs niet hoeft te leveren.

Uit die rechtspraak leidt het Hof van Cassatie kennelijk af dat het vermoeden van goede trouw van de aanvrager niet kan worden weerlegd op grond van de enkele vaststelling dat de aanvrager achteraf daadwerkelijk een voordeel uit zijn herhaaldepot heeft gehaald door in oppositieprocedures het bewijs van normaal gebruik te vermijden. Het vermoeden wordt slechts weerlegd indien, aan de hand van het geheel van de objectieve omstandigheden, wordt aangetoond dat de aanvrager op het ogenblik van de indiening het oogmerk had om de gebruiksregel te omzeilen.

In zoverre het cassatiemiddel uitging van de stelling dat het achteraf-voordeel op zich volstaat, faalt het naar recht. In zoverre het de motivering van de appelrechters bekritiseerde, berust het op een onjuiste lezing van het bestreden arrest: de appelrechters hadden wel degelijk uitgelegd waarom de objectieve omstandigheden in dit dossier de kwade trouw niet aantoonden, onder meer omdat de aangevraagde merken niet werden ingediend op een ogenblik waarop de oudere merken bijna gebruiksplichtig waren en de nieuwe depots binnen een commerciële logica van modernisering en uitbreiding kaderden.

Juridische analyse en duiding

Een verfijning van Monopoly, geen omkering

Het arrest van het Gerecht in T-663/19 werd in de literatuur soms voorgesteld als een aankondiging van een strengere lijn tegen herhaaldepots: zodra de aanvrager achteraf voordeel haalde uit het bewijsontslag in opposities, zou de kwade trouw vaststaan. Het Hof van Cassatie corrigeert die lezing. Het voordeel dat een merkhouder achteraf uit een herhaaldepot haalt, is op zich geen objectieve omstandigheid die het vermoeden van goede trouw weerlegt. Het kan slechts één element vormen in een globale beoordeling die kennelijk gericht is op de intentie ten tijde van de indiening.

Dat is logisch consistent met de in Koton en Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli gestelde regel dat de subjectieve beweegreden van de aanvrager wordt beoordeeld op het ogenblik van de indiening. Het achteraf-gebruik van het merk in oppositieprocedures zegt strikt genomen niets over die intentie jaren tevoren — al kan het ze in samenhang met andere elementen wel verlichten.

De bewijslast blijft zwaar

Het arrest bevestigt dat het de verzoeker tot nietigverklaring is die het vermoeden van goede trouw moet doorbreken, en dat hij daarvoor een onderling samenhangend geheel van objectieve aanwijzingen moet aanreiken. In de praktijk komt dat neer op een gedocumenteerde reconstructie van de chronologie tussen de oudere en nieuwere depots, de commerciële context op het ogenblik van indiening, eventuele dreigende vorderingen tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik, en de waren- en dienstenomschrijving van beide depots. Zonder die elementen vangt de verzoeker tot nietigverklaring bot, zelfs als de aanvrager in latere opposities effectief het gebruiksbewijs heeft kunnen ontwijken.

Een ontnuchterende boodschap voor wie een nietigheidsvordering overweegt

Voor de praktijkjurist die overweegt om het herhaaldepot van een ouder, gebruikelijk geworden of weinig gebruikt merk aan te vechten, is het arrest ontnuchterend. Het Hof van Cassatie maakt duidelijk dat het verzamelen van louter aanwijzingen achteraf — onder meer over het gebruik dat de merkhouder van het herhaaldepot maakte in oppositieprocedures — onvoldoende is. De verzoeker tot nietigverklaring zal moeten aantonen dat het herhaaldepot, op het ogenblik van indiening, geen plausibele commerciële logica had en alleen kon worden verklaard door de wens om de gebruiksregel te omzeilen.

Wat betekent dit concreet?

Voor merkhouders die hun portefeuille actief beheren. Het strategisch opnieuw deponeren van bestaande merken blijft toegelaten, op voorwaarde dat het past binnen een aantoonbare commerciële logica. Modernisering van de visuele identiteit, uitbreiding van de waren- en dienstenomschrijving naar nieuwe activiteiten of distributiekanalen, of het beschermen van nieuwe productlijnen zijn aanvaarde rechtvaardigingen. Documenteer die logica intern op het ogenblik van het depot: een interne nota over de productroadmap, een marketingplan dat de uitbreiding van het aanbod onderbouwt, of een visuele ontwerpnota die de modernisering beschrijft, zijn alle elementen die jaren later van pas kunnen komen om een aanval op grond van kwade trouw af te slaan.

Voor ondernemingen die een merkconflict willen aanvechten via een nietigheidsvordering. Een vordering tot nietigverklaring wegens kwade trouw is geen secundair argument dat wordt opgeworpen bij gebrek aan beter. Het arrest bevestigt dat dergelijke vorderingen een grondig dossier vereisen dat het oogmerk van de aanvrager reconstrueert op het tijdstip van de indiening. Een nauwgezette analyse van de chronologie tussen de oudere en nieuwe depots, van de eventuele dreiging van een vervallenverklaring wegens niet-gebruik en van het verschil in waren- en dienstenomschrijving zal vaak doorslaggevend zijn.

Voor wie een merkenstrategie uitstippelt op lange termijn. Het arrest bevestigt dat het Belgische rechtsstelsel op het stuk van merkenrecht volledig in de pas loopt met de unierechtelijke rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht. De gebruiksplicht na vijf jaar blijft een wezenlijk onderdeel van het systeem, maar wie commerciële redenen kan voorleggen voor een nieuwe inschrijving hoeft de gebruiksregel niet als een onontkoombare hindernis te ervaren. Modernisering en strategische uitbreiding blijven legitieme motieven.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een herhaaldepot in het merkenrecht?
Een herhaaldepot is de inschrijving van een nieuw merk dat geheel of grotendeels identiek is aan een eerder ingeschreven merk van dezelfde houder, vaak kort voor het verstrijken van de vijfjarige respijttermijn waarbinnen het oudere merk gebruiksplichtig wordt. Zo’n inschrijving is op zich niet verboden en bewijst op zich geen kwade trouw.

Wie moet bewijzen dat een merk te kwader trouw werd gedeponeerd?
De bewijslast ligt bij de partij die de nietigverklaring vordert. De goede trouw van de aanvrager wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed. Pas wanneer de verzoeker tot nietigverklaring objectieve omstandigheden aantoont die wijzen op een oneerlijk oogmerk, verschuift het naar de merkhouder om een plausibele verklaring te geven voor de aanvraag.

Kan een merkhouder oneindig hetzelfde merk blijven deponeren om de gebruiksplicht te omzeilen?
Niet zonder risico. Wanneer een herhaaldepot er kennelijk uitsluitend op gericht is om de regel van het bewijs van normaal gebruik te omzeilen, is de aanvraag te kwader trouw en kan het merk nietig worden verklaard. Het Hof van Cassatie verduidelijkt dat dit oogmerk moet worden vastgesteld op het ogenblik van de indiening, op basis van objectieve omstandigheden — niet uitsluitend op grond van wat de merkhouder achteraf met het herhaaldepot doet.

Conclusie

Het Hof van Cassatie bevestigt dat het Belgische merkenrecht volledig is afgestemd op de unierechtelijke benadering van kwade trouw bij een herhaaldepot. De inzet is hoog: een merkhouder die strategisch opnieuw deponeert, geniet van een vermoeden van goede trouw dat alleen kan worden doorbroken op grond van objectieve omstandigheden waaruit het oogmerk om de gebruiksplicht te omzeilen blijkt op het ogenblik van de indiening. Het loutere achteraf-voordeel volstaat niet. Dat verlegt het zwaartepunt van het debat naar de chronologie, de waren- en dienstenomschrijving en de commerciële context van het depot — elementen die zowel merkhouders als verzoekers tot nietigverklaring nauwgezet moeten documenteren.