Kan ik mijn Uniemerk verliezen door enkel gebruik in het Verenigd Koninkrijk?

Ja, sinds 1 januari 2021 telt commercieel gebruik van een Uniemerk (EUTM) in het Verenigd Koninkrijk niet meer mee als ‘normaal gebruik’ binnen de Europese Unie. Een vonnis van de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel van 20 februari 2025 bevestigt deze harde realiteit: een merk dat (bijna) uitsluitend op de Britse markt werd gebruikt, kan in de EU vervallen worden verklaard wegens niet-gebruik, met verlies van alle merkrechten tot gevolg.

De feiten: een conflict over ‘axept’ en ‘axepta’

De zaak draaide om een geschil tussen CR7 SERVICES LIMITED, een Britse onderneming die handelt onder de naam “Optomany” , en de bankgroep BNP PARIBAS.

• De eiser (CR7): Is houder van het Uniewoordmerk “AXEPT”, geregistreerd in 2014 voor onder meer software voor financiële transacties .
• De verweerder (BNP): Gebruikt het teken “AXEPTA BNP PARIBAS” voor haar betaaldiensten.

CR7 startte een procedure wegens merkinbreuk en eiste een staking van het gebruik van “AXEPTA” in de hele EU .

BNP verdedigde zich niet alleen, maar ging in de tegenaanval. Ze vroeg de voorzitter om het “AXEPT”-merk van CR7 nietig te verklaren (omdat het louter “accept” zou betekenen) en, in ondergeschikte orde, om het vervallen te verklaren wegens een gebrek aan ‘normaal gebruik’ binnen de Europese Unie.

De beslissing

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank onderzocht eerst de tegenvordering van BNP. Immers, als het merk “AXEPT” vervallen is, kan er ook geen sprake meer zijn van een inbreuk.

De kernvraag was: heeft CR7 haar merk “AXEPT” wel normaal gebruikt binnen de Europese Unie?

De impact van Brexit

De voorzitter bevestigt een cruciaal juridisch gevolg van de Brexit: voor de beoordeling van “normaal gebruik” van een Uniemerk, telt gebruik op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk enkel mee tot 31 december 2020. Al het gebruik door CR7 in het VK na die datum is juridisch irrelevant voor het behoud van haar Uniemerk.

Symbolisch gebruik versus normaal gebruik

CR7 is een onderneming die zich, volgens de voorzitter, bijna uitsluitend op de Britse markt richt. Alle voorgelegde bewijsstukken, zoals persberichten en website-archieven, spraken consequent over “UK retailers”, “UK market” en “UK acquirers” .

CR7 probeerde wel gebruik binnen de EU aan te tonen. Ze legde een lijst voor met transacties in Ierland, Spanje en Duitsland. De voorzitter was echter niet onder de indruk:

• Het ging over een periode van vier jaar (2021-2024) om amper 277 transacties .
• CR7 verwerkt naar eigen zeggen meer dan 200.000.000 transacties per jaar.
• Die 277 EU-transacties vertegenwoordigen dus slechts 0,00002% van het totaal.

De voorzitter oordeelde dat dit extreem lage aantal neerkomt op louter “symbolisch gebruik” en geenszins kan worden beschouwd als “normaal gebruik”, wat gericht moet zijn op het behouden of verkrijgen van marktaandeel.

De conclusie

De voorzitter gaf BNP gelijk. Het Uniemerk “AXEPT” werd vervallen verklaard wegens gebrek aan normaal gebruik in de EU. Als direct gevolg werd de oorspronkelijke inbreukvordering van CR7 “zonder voorwerp” verklaard en dus afgewezen.

Juridische analyse en duiding

Deze uitspraak is een perfecte illustratie van het “use it or lose it”-principe, verankerd in artikel 58(1)(a) van de Uniemerkenverordening (UMV). Een merk dient om waren of diensten te onderscheiden in het economisch verkeer. Als een houder dit nalaat gedurende vijf jaar, verliest hij de bescherming.

De definitie van “normaal gebruik” is hierbij essentieel. Het Hof van Justitie heeft dit al meermaals gedefinieerd als een gebruik dat “reëel” is en erop gericht is “voor de beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen”. Het gebruik mag niet louter symbolisch, minimaal of intern zijn.

Wat deze zaak zo scherp maakt, is de combinatie met de Brexit. Voor 2021 kon CR7 perfect argumenteren dat haar massale gebruik in het VK volstond om haar Uniemerk te behouden. Sinds 1 januari 2021 is die markt echter ‘buitenlands’ geworden voor het EU-merkenrecht. De voorzitter stelt onomwonden vast dat CR7 zich uitsluitend op de VK-markt is blijven richten en geen intentie had om een EU-marktaandeel te bekomen.

De zaak toont ook de bewijslast. Een getuigenverklaring van een bestuurder van CR7, die sprak over miljoenen transacties buiten het VK, werd door de rechter opzijgeschoven. Deze verklaring was niet alleen tegenstrijdig met de voorgelegde harde data (de 277 transacties), maar ook afkomstig van een belanghebbende partij zonder verdere objectieve staving .

Ironisch genoeg verwierp de voorzitter de andere tegenvordering van BNP. De rechter oordeelde dat “AXEPT” niet louter beschrijvend was voor “accept”, omdat de ‘X’ voor een voldoende creatief en onderscheidend element zorgde . Het merk was dus in principe perfect geldig. Dit hielp CR7 echter niet; een geldig merk dat niet wordt gebruikt, vervalt alsnog.

Wat dit concreet betekent

• Voor merkhouders (vooral buiten de EU): Een EU-merkregistratie vereist een actieve gebruiksstrategie binnen de EU. Een website die ‘ook’ in de EU zichtbaar is, volstaat niet. U moet kunnen aantonen dat u zich actief op de EU-markt richt en er commerciële activiteit ontplooit. Zorg dat u facturen, marketingmateriaal en transactiegegevens voor EU-landen kunt voorleggen.
• Voor (Belgische) ondernemers: Dit vonnis biedt kansen. Wordt u geblokkeerd door een Uniemerk van een concurrent die (vooral na Brexit) enkel actief lijkt in het VK? Dan is de kans reëel dat u het verval van dat merk kunt vorderen. Dit maakt de weg vrij voor uw eigen merkregistratie of gebruik.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is ‘normaal gebruik’ van een merk precies?
Normaal gebruik is reëel, commercieel gebruik dat erop gericht is een marktaandeel te creëren of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het moet naar buiten gericht zijn en mag niet louter symbolisch, sporadisch of intern zijn.

Hoe lang mag ik mijn Uniemerk niet gebruiken voor ik het verlies?
U heeft een termijn van vijf jaar na de inschrijving van uw merk om het ‘normaal’ te gaan gebruiken. Na die vijf jaar kan iedere belanghebbende op eender welk moment het verval van uw merk vorderen als u geen ononderbroken gebruik gedurende vijf jaar kunt aantonen.

Telt mijn website die in de hele EU zichtbaar is als “normaal gebruik”?
Niet noodzakelijk. Alleen al het hebben van een website is passief. U moet aantonen dat u zich actief richt op consumenten binnen de EU en dat dit leidt tot commerciële transacties. Zoals de rechter in deze zaak oordeelde: als al uw marketing en webcontent duidelijk gericht is op een niet-EU-land (zoals het VK), toont dit juist een gebrek aan intentie om de EU-markt te bedienen.

Conclusie

Deze uitspraak benadrukt dat een Uniemerk een ‘use it or lose it’-recht is, en dat de ‘it’ sinds Brexit duidelijk verwijst naar het grondgebied van de EU. Bedrijven die hun Uniemerk enkel in het VK exploiteerden, hebben hun bescherming in de EU (en dus ook in België) wellicht al verloren, zelfs zonder het te beseffen. Een audit van uw merkgebruik is cruciaal om uw intellectuele eigendom veilig te stellen.