Wanneer kan een merkhouder ook na 5 jaar nog optreden tegen een merkaanvraag?

Een merkhouder die jarenlang het gebruik van een conflicterend, jonger merk heeft gedoogd, verliest in principe na vijf jaar het recht om de nietigheid van dat merk in te roepen. Dit principe, bekend als “rechtsverwerking wegens gedogen”, is een hoeksteen van de rechtszekerheid in het merkenrecht. Maar wat als het jongere merk te kwader trouw werd aangevraagd? Geldt die vervaltermijn van vijf jaar dan nog steeds?

In een arrest van 10 juli 2025 (Zaak C-322/24) heeft het Europese Hof van Justitie een duidelijk antwoord gegeven: neen. Een vordering tot nietigverklaring op basis van kwade trouw kan altijd worden ingesteld, ongeacht de periode van gedogen.

Dit is uitstekend nieuws voor ondernemers en merkhouders in België. Ons kantoor , gespecialiseerd in merkenrecht, licht deze uitspraak voor u toe.

De feiten: een Spaanse hamkwestie

De zaak speelde zich af tussen twee Spaanse producenten van vleeswaren. Aan de ene kant stond Sánchez Romero Carvajal, de houder van de bekende en oudere Uniemerken “5J” en “Cinco Jotas”. Aan de andere kant stond Embutidos Monells, die in 2011 en 2012 de nationale Spaanse merken “5Ms” en “5Ps” registreerde voor dezelfde waren.

Sánchez Romero Carvajal was van mening dat Monells doelbewust probeerde mee te liften op de bekendheid van haar “5J”-merk en dus te kwader trouw handelde bij de merkaanvraag. Al in 2016 stuurde de advocaat van Sánchez Romero Carvajal een ingebrekestelling naar Monells, waarin ze hen aanmaande het gebruik te staken. Opmerkelijk is dat in deze brief de uiterste data werden vermeld waarbinnen een nietigheidsvordering kon worden ingesteld, namelijk de termijn van vijf jaar.

Sánchez Romero Carvajal liet deze termijnen echter verstrijken en stapte pas in 2021 naar de rechter om de nietigheid van de merken van Monells te vorderen op grond van kwade trouw. Monells verweerde zich door te stellen dat het recht om op te treden was uitgeput, aangezien Sánchez Romero Carvajal het gebruik van de merken meer dan vijf jaar bewust had gedoogd.

De juridische vraag: rechtsverwerking versus kwade trouw

De Spaanse rechter worstelde met deze situatie en legde de vraag voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De kernvraag was: is een merkhouder gebonden aan zijn eigen handelingen (zoals het vermelden van een vervaltermijn in een brief) en kan hij zich nadien niet meer beroepen op de kwade trouw van de tegenpartij om die vervaltermijn te omzeilen?

Volgens artikel 9 van Richtlijn 2008/95/EG (thans 2015/2436) kan een houder van een ouder merk die het gebruik van een jonger merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, de nietigheid ervan niet meer vorderen, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

De vraag was dus hoe absoluut deze uitzondering voor kwade trouw is.

Het oordeel van het Hof van Justitie

Het Hof van Justitie oordeelt zeer helder en in het voordeel van de houder van het oudere merk.

Het Hof stelt dat de kwade trouw bij de indiening van een merkaanvraag een absolute nietigheidsgrond is. Dit betekent dat de bescherming van het algemeen belang, met name een eerlijke en onvervalste mededinging, hier zwaarder doorweegt dan de rechtszekerheid voor de individuele merkhouder die te kwader trouw handelde.

De regeling van rechtsverwerking wegens gedogen is bedoeld om een evenwicht te scheppen, maar die bescherming is niet weggelegd voor wie van bij aanvang oneerlijke bedoelingen had.

Het Hof concludeert dan ook dat de houder van een ouder merk een nietigheidsvordering kan instellen op basis van kwade trouw, zelfs als:

1. Hij het gebruik van het jongere merk meer dan vijf jaar bewust heeft gedoogd.
2. Hij in een eerdere ingebrekestelling zelf de vervaltermijn van vijf jaar heeft aangehaald.
3. Hij op het moment van die ingebrekestelling al wist dat er sprake was van kwade trouw.

Kortom, de sanctie op een depot te kwader trouw is zo fundamenteel dat ze niet kan worden “uitgewist” door het loutere verstrijken van een termijn.

Wat betekent dit voor u als merkhouder in België?

Deze uitspraak is van belang voor Belgische merkhouders.

• Sterkere bescherming tegen merkkapers: U staat aanzienlijk sterker tegen concurrenten of ‘merkkapers’ die proberen aan te leunen bij uw succes door een gelijkaardig merk te registreren.
• De deur staat nog op een kier: Heeft u in het verleden een merkinbreuk vastgesteld, maar heeft u (om welke reden dan ook) de termijn van vijf jaar laten passeren? Deze uitspraak bevestigt dat u mogelijk nog steeds actie kunt ondernemen, op voorwaarde dat u de kwade trouw van de andere partij kunt aantonen.
• Bewijslast is cruciaal: Het is belangrijk te onthouden dat goede trouw wordt vermoed. Als u zich op kwade trouw beroept, ligt de bewijslast bij u. U zult moeten aantonen dat de andere partij de intentie had om op een oneerlijke manier uw belangen te schaden of een recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die van een merk.

Voor Beneluxmerken werd artikel 9 van voormelde Europese richtlijn omgezet in artikel 2.30septies BVIE.

Conclusie

Het Hof van Justitie heeft een duidelijke lijn getrokken: wie te kwader trouw handelt, kan zich niet verschuilen achter een vervaltermijn. Dit versterkt de positie van bonafide merkhouders en draagt bij aan een gezonder en eerlijker concurrentieklimaat.

Heeft u te maken met een merk dat te dicht bij het uwe aanleunt? Vermoedt u dat een concurrent te kwader trouw heeft gehandeld bij een merkregistratie? Zelfs als er al enige tijd verstreken is, is uw zaak misschien nog niet verloren.