Wanneer is een gelijkaardig procedé géén octrooi-inbreuk?

Wie een vergelijkbare uitvinding op de markt brengt als een gepatenteerde, ontsnapt niet automatisch aan een octrooi-inbreuk. Maar evenmin volstaat een sterke gelijkenis om inbreuk vast te stellen — zelfs niet via de zogenaamde equivalentieleer. Dat blijkt uit een vonnis van de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel van 22 september 2025 in de zaak Out and Out Chemistry tegen Trasis. De octrooihouder kreeg gelijk over de geldigheid van zijn Europees octrooi, maar leed een nederlaag op de inbreukvordering omdat een wezenlijk kenmerk van de uitvinding niet werd gereproduceerd.

De feiten

Out and Out Chemistry (O&O) is houder van het Europees octrooi EP 3 297 977, met prioriteitsdatum 20 mei 2015. Het octrooi beschermt een procedé en bijbehorend toestel voor de productie in serie van radiofarmaceutische producten — meer bepaald radiotracers op basis van fluor-18, die worden gebruikt in nucleaire geneeskunde voor beeldvorming en behandeling. De kern van de uitvinding bestaat erin dat een zogenaamde QMA-cartouche (een ionenwisselaar) wordt “gereconditioneerd” tussen opeenvolgende synthesecycli, zodat zij meermaals kan worden gebruikt in plaats van na elke cyclus te worden weggegooid. Het octrooi beschrijft daarbij uitdrukkelijk dat de opeenvolgende syntheses op telkens een andere cassette plaatsvinden.

Trasis brengt synthetisers en cassetten op de markt onder de namen “All-in-one”, “FDG Dual”, “FDG Dual+” en “FDG Quad”. Volgens O&O passen deze producten haar uitvinding toe: ook Trasis hergebruikt haar QMA-cartouche tussen syntheses. O&O vorderde daarom een stakingsbevel met dwangsom voor zowel het Belgische als het Franse luik van haar octrooi. Trasis stelde een tegenvordering in tot nietigverklaring van het Belgische luik in en betwistte de bevoegdheid van de Brusselse rechter voor het Franse luik. Voorafgaand had O&O een beslag inzake namaak (art. 1369bis/1 Ger.W.) bij Trasis laten uitvoeren.

De beslissing

Aanhouden uitspraak over het Franse luik

De rechtbank houdt de uitspraak aan voor de vorderingen die betrekking hebben op het Franse luik. Reden: Trasis heeft in Parijs een procedure tot nietigverklaring van het Franse luik aanhangig gemaakt. De rechter verwijst hiervoor naar de uitspraak van het Hof van Justitie van 12 mei 2011 (C-144/10), waarin werd geoordeeld dat “in het kader van een rechtsvordering wegens inbreuk de geldigheid van het betrokken octrooi een conditio sine qua non is”. Een goede rechtsbedeling verzet zich er volgens de rechtbank tegen om over de Franse inbreukvordering te beslissen zolang de Parijse rechter zich niet heeft uitgesproken over de geldigheid van het Franse luik.

Geldigheid van het Belgische luik

De tegenvordering tot nietigverklaring wordt op alle gronden afgewezen. De rechtbank doorloopt achtereenvolgens de drie aangevoerde nietigheidsgronden onder art. 138 Europees Octrooiverdrag (EOV) en art. XI.57 Wetboek van Economisch Recht (WER).

De beschrijving van het octrooi is voldoende duidelijk: zij vermeldt zowel de techniek (reconditionering met carbonaatoplossing of zuiver water) als de concentratierange waarbinnen de reconditionering werkt. Het standpunt van de vakpersoon — door de rechtbank gedefinieerd als een team bestaande uit een radiochemicus én een radiofarmaceut — bevestigt dat de uitvinding reproduceerbaar is.

Op het vlak van uitvinderswerkzaamheid past de rechtbank de probleem-oplossingsbenadering van het Europees Octrooibureau toe. Trasis voert verschillende combinaties van eerdere publicaties aan, waaronder microfluïdische technieken (Leonardis en Lebedev). De rechtbank verwerpt deze combinaties: de microfluïdica werkt op een schaal die duizend keer kleiner is dan de klassieke radiofarmacie, en wordt in een rapport van het IAEA van 2021 als nog experimenteel omschreven. Een vakpersoon zou twee documenten uit verschillende technische domeinen niet zomaar combineren. Ook de combinatie van klassieke documenten (Berndt, Lazari) levert geen evidentie op, omdat geen ervan het reconditioneren en hergebruiken van de QMA-cartouche voor meerdere productiecycli openbaart.

Tot slot wordt de nieuwheidskritiek afgewezen. Trasis stelde dat haar eigen vroegere producten — verkocht vóór de prioriteitsdatum — nieuwheidsschadelijk zouden zijn. De rechtbank wijst erop dat een anterioriteit slechts nieuwheidsschadelijk kan zijn wanneer álle kenmerken (en niet enkel de wezenlijke) duidelijk, precies en rechtstreeks uit de stand van de techniek voortvloeien. Trasis erkent zelf dat haar producten het “multi-cassette”-aspect van de uitvinding niet reproduceren, en kan zich dus moeilijk op haar eigen producten beroepen.

Geen letterlijke noch equivalente inbreuk

Hier kantelt het vonnis. Hoewel het octrooi geldig wordt verklaard, oordeelt de rechtbank dat de producten van Trasis geen inbreuk maken.

De rechtbank ontleedt conclusie 1 in vijf kenmerken. De cruciale kenmerken 1.3 en 1.4 vereisen dat de stappen van het procedé worden herhaald “in gebruik van een andere cassette” voor radiofarmaceutische synthese. Het deskundigenrapport stelt vast dat de Trasis-cassetten daarentegen “geconfigureerd zijn om de stappen van vangen, elueren en bereiden te herhalen op dezelfde cassette”. De synthesizer “All-in-one” is niet zo ontworpen dat er gelijktijdig meerdere cassetten kunnen worden bevestigd.

O&O wierp tegen dat de pluraliteit van cassetten geen wezenlijk kenmerk van de uitvinding is, en dat het hergebruik van één cassette mits tussentijdse spoeling daarmee equivalent zou zijn. De rechtbank volgt dit niet. Zij past de klassieke “function-way-result”-test toe (functie-wijze-resultaat) en stelt vast dat de drie elementen niet vervuld zijn: het Trasis-procedé laat slechts de productie van één type radiotracer toe (FDG), terwijl het octrooi de productie van verschillende types in serie omvat; bovendien vereist het Trasis-procedé een volledige reiniging (CIP) van alle cassettecomponenten tussen elke cyclus, met meer afval en risico op rendementsverlies tot gevolg.

Geen oneerlijke marktpraktijken

De stelling dat Trasis misleidende beweringen over haar producten zou hebben gedaan, wordt eveneens verworpen. De aangevoerde formuleringen in commerciële documenten waren weliswaar volgens de rechtbank “onhandig”, maar dat volstaat niet voor een schending van de art. VI.104 en VI.105 WER.

Juridische analyse en duiding

De equivalentieleer reikt verder dan letterlijke gelijkenis — maar niet eindeloos

De equivalentieleer, verankerd in art. XI.28, tweede lid WER, biedt de octrooihouder bescherming tegen partijen die de uitvinding zo aanpassen dat ze formeel buiten de bewoording van de conclusies valt, maar functioneel hetzelfde doet. De drempel is echter hoog: de aangevoerde equivalentie moet voor élk van de drie criteria standhouden (functie, wijze, resultaat).

In het Brusselse vonnis valt de equivalentieanalyse uiteen op het derde criterium. Het Trasis-procedé bereikt namelijk niet “wezenlijk hetzelfde resultaat”: het kan slechts één type radiotracer leveren, daar waar het octrooi expliciet de productie van verschillende types in eenzelfde serie omschrijft (§ [0012] en [0027] van het octrooi). Dat resultaatverschil is geen detail — het is gekoppeld aan de eigenlijke economische meerwaarde van de uitvinding. De equivalentieleer kan dus niet worden gebruikt om een fundamenteel beperkter procedé alsnog onder de octrooibescherming te brengen.

De “wezenlijk kenmerk”-paradox

Het vonnis legt een interessante spanning bloot waarmee elke octrooihouder rekening moet houden. O&O argumenteerde tegelijkertijd op twee niveaus: bij de nieuwheid stelde zij dat haar uitvinding minstens één “wezenlijk” kenmerk bevat dat in Trasis’ eerdere producten ontbrak (het multi-cassette-aspect), terwijl zij bij de inbreukvordering stelde dat datzelfde kenmerk juist niet wezenlijk was, om zo het Trasis-procedé alsnog onder haar octrooi te brengen. De rechtbank verwijst hier impliciet naar de doctrine die het hof van beroep te Luik heeft ontwikkeld en die ook werd bevestigd door M. Buydens: “een verschil dat betrekking heeft op een wezenlijk kenmerk van de beschermde uitvinding is geen secundair of oppervlakkig verschil” (M. Buydens, Droit des brevets d’invention, Larcier, 2020, nr. 943).

De boodschap voor octrooihouders is duidelijk: wat in de strijd tegen nietigheid een troefkaart vormt — de wezenlijke kenmerken die de uitvinding origineel maken — wordt in inbreukgeschillen een tweesnijdend zwaard. Hoe meer een octrooihouder de wezenlijke kenmerken beklemtoont om de geldigheid te verdedigen, hoe nauwer hij zijn eigen beschermingsperimeter aansnoert.

De gemiste aansluiting bij BSH Hausgeräte/Electrolux

Op het procesrechtelijke vlak verdient één observatie aandacht. De Brusselse rechtbank houdt de Franse inbreukvordering aan op grond van een ruim veertien jaar oude uitspraak (HvJ 12 mei 2011, C-144/10) en op grond van de in 2022 gestelde prejudiciële vraag in zaak C-339/22, die zij als hangende voorstelt. Die laatste vraag is intussen beantwoord: in zijn arrest van 25 februari 2025 heeft de Grote Kamer van het Hof van Justitie in BSH Hausgeräte/Electrolux (C-339/22) geoordeeld dat een rechter van de woonstaat van de verweerder, die op grond van art. 4(1) Verordening 1215/2012 bevoegd is, mag oordelen over de inbreuk op een octrooi verleend in een andere lidstaat, óók wanneer de geldigheid van dat octrooi bij wijze van exceptie wordt betwist. De rechter is wel onbevoegd om over de geldigheid te oordelen met erga omnes-werking — die bevoegdheid blijft exclusief aan de gerechten van de verleningsstaat voorbehouden onder art. 24(4) — maar hij mag de geldigheid wel inter partes beoordelen voor de inbreukvraag.

Dat arrest was zeven maanden eerder dan het Brusselse vonnis uitgesproken maar wordt er niet in vermeld. Dit betekent niet noodzakelijk dat het vonnis op dit punt incorrect is — de rechtbank houdt de zaak aan om redenen van “goede rechtsbedeling”, wat een discretionaire bevoegdheid is. Maar BSH Hausgeräte heeft de wettelijke grondslag van deze aanhouding wel gewijzigd: de geldigheid van een buitenlands octrooi is sinds 25 februari 2025 niet langer een een conditio sine qua non die de Belgische rechter belet over de inbreuk te oordelen. Voor toekomstige zaken zal het standaardantwoord op zo’n bevoegdheidsexceptie waarschijnlijk anders luiden.

Wat betekent dit concreet?

Voor octrooihouders en hun gemachtigden. De redactie van de conclusies is bepalend voor de reikwijdte van de bescherming. Elk kenmerk dat in de conclusies wordt opgenomen, wordt een potentieel struikelblok voor inbreuk: een concurrent die dat ene kenmerk anders uitvoert, kan zich daarop beroepen. Tegelijk biedt de equivalentieleer een vangnet, maar alleen wanneer functie, wijze én resultaat samenvallen. Het is daarom verstandig om bij het opstellen van een octrooi vooraf te identificeren welke kenmerken werkelijk “wezenlijk” zijn voor de meerwaarde van de uitvinding, en welke kenmerken louter accessoir zijn — en die laatste niet onnodig op te nemen.

Voor concurrenten en R&D-afdelingen. Het vonnis bevestigt dat “design around” technisch en juridisch mogelijk blijft. Wanneer een uitvinding kan worden gereproduceerd met weglating van een wezenlijk kenmerk, bestaat er ruimte voor een concurrerend product zonder octrooi-inbreuk. Een grondige vrijwaringsanalyse (freedom-to-operate) blijft echter aangewezen, met bijzondere aandacht voor de equivalentieleer.

Voor procespartijen in grensoverschrijdende geschillen. Sinds BSH Hausgeräte ligt de bevoegdheidskwestie er anders bij. Een octrooihouder die alle nationale luiken van een Europees octrooi voor één forum wil brengen, heeft daarvoor sterke argumenten in handen — ook wanneer de geldigheid in elk van die lidstaten wordt betwist. Wie als verweerder aanhouding van de uitspraak nastreeft, kan zich niet meer zonder meer beroepen op art. 24(4) Verordening 1215/2012; de motivering zal moeten steunen op concrete proceseconomische gronden.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is de equivalentieleer in het octrooirecht?
De equivalentieleer is een uitbreiding van de letterlijke octrooibescherming. Zij laat de octrooihouder toe op te treden tegen een product of procedé waarin een van de gepatenteerde kenmerken werd vervangen door een ander kenmerk dat wezenlijk dezelfde functie vervult, op wezenlijk dezelfde wijze, om wezenlijk hetzelfde resultaat te bereiken (de zogenaamde “function-way-result”-test). De equivalentieleer is in België verankerd in art. XI.28, tweede lid WER.

Kan een Belgische rechter zich uitspreken over octrooi-inbreuk in andere EU-lidstaten?
Ja. Sinds het arrest van het Hof van Justitie in BSH Hausgeräte/Electrolux van 25 februari 2025 (C-339/22) staat vast dat een Belgische rechter die op grond van art. 4(1) Brussel I bis-Verordening bevoegd is over een verweerder met woonplaats in België, ook kan oordelen over de inbreuk op buitenlandse luiken van een Europees octrooi. Hij mag de geldigheid wel inter partes beoordelen, maar niet erga omnes nietig verklaren — die bevoegdheid behoort exclusief tot de gerechten van de verleningsstaat.

Wanneer is een kenmerk van een uitvinding “wezenlijk”?
Er bestaat geen vaste definitie in de wet. De rechter toetst per geval, mede aan de hand van de beschrijving van het octrooi en de bijdrage van het kenmerk aan de technische functie van de uitvinding. Een aanwijzing kan worden gevonden in de wijze waarop het octrooi het kenmerk presenteert (centraal of accessoir), in de figuren, en in de objectieve technische probleem dat de uitvinding wil oplossen. Een verschil dat een wezenlijk kenmerk betreft, is geen secundair of oppervlakkig verschil en sluit dan ook letterlijke inbreuk uit.

Conclusie

Dit vonnis is een leerrijke illustratie van de paradox waarin de octrooihouder zich kan begeven. Het Brusselse vonnis bevestigt enerzijds de geldigheid van het octrooi maar ontzegt anderzijds elke inbreuk, omdat een wezenlijk kenmerk van de uitvinding — de productie via meerdere cassetten — door de concurrent niet wordt gereproduceerd. De equivalentieleer biedt geen vangnet wanneer de functie, de wijze of het resultaat substantieel verschilt. Tegelijk illustreert het vonnis de procesrechtelijke uitdaging van grensoverschrijdende octrooigeschillen, waarvoor het arrest BSH Hausgeräte van het Hof van Justitie intussen een nieuw kader heeft uitgetekend dat in toekomstige zaken een centrale plaats zal innemen.

---