Wanneer maakt een aangepast product inbreuk op een octrooi?

In een arrest van 8 december 2025 oordeelde het hof van beroep Brussel dat de displays die Thinkerbell verkocht voor Corona en Jupiler geen inbreuk maakten op het octrooi EP 3 205 240 van Pozo Negro Beheer. Een concurrent maakt geen inbreukmakend product op de markt wanneer hij een wezenlijk ander technisch principe toepast, zelfs als het ogenschijnlijk hetzelfde voordeel oplevert. Het arrest illustreert hoe streng het hof de equivalentleer toetst, en welke risico’s een octrooihouder loopt wanneer hij in een oppositieprocedure de eigen uitvinding scherp afbakent.

De feiten

Pozo Negro Beheer ontwerpt creatieve winkeldisplays. Holbox, een vennootschap uit dezelfde groep met productiebedrijven in Nederland en Polen, commercialiseert die displays in uitvoering van een licentie- en distributieovereenkomst. Pozo Negro Beheer is houder van het Europees octrooi EP 3 205 240 op een basisstructuur voor displays, verleend in november 2018 op basis van een Nederlandse prioriteitsaanvraag uit 2016.

De geoctrooieerde uitvinding draait om een specifiek bevestigingssysteem. Aan weerszijden zwenkbare vouwstroken zijn met het draagvlak van de tray verbonden en grijpen aan op aangrijpvlakken van verbindingsstructuren in de zijwanden. De combinatie van die zwenkbare vouwstroken met de overige elementen levert volgens de octrooihouder een verbeterde stabiliteit op door drie elkaar versterkende vergrendelingen.

In mei 2019 vernam Pozo Negro Beheer via brouwer Anheuser Busch InBev dat Thinkerbell soortgelijke “Corona Ice Bucket Retail” displays op de Franse markt aanbood. Een verder onderzoek leverde op dat hetzelfde type display ook op de Belgische markt werd gebruikt, ditmaal voor Jupiler 0,0%. Op 9 juli 2019 schreef Holbox AB InBev daarover aan met de mededeling dat de displays inbreuk maakten op haar octrooi.

Na een beschrijvend beslag inzake namaak en mislukte rechtstreekse onderhandelingen dagvaardden de octrooihouders Thinkerbell op 31 oktober 2019. De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel wees de inbreukvordering af bij vonnis van 10 november 2020. Wel oordeelde de eerste rechter dat de aanmaning aan AB InBev een oneerlijke marktpraktijk uitmaakte. Beide partijen tekenden hoger beroep aan.

De beslissing

Het hof bevestigt het vonnis op het hoofdpunt — geen octrooi-inbreuk — en hervormt het op het punt van de slechtmaking.

Geen letterlijke inbreuk

Een letterlijke octrooi-inbreuk vereist dat alle kenmerken van de octrooiconclusie aanwezig zijn in het beweerd inbreukmakend product. Het hof stelt vast dat de twee onderscheidende kenmerken van EP 3 205 240 — de zwenkbare zijdelingse vouwstroken die aangrijpen op de aangrijpvlakken van de verbindingsstructuren — niet aanwezig zijn in de Thinkerbell-displays.

In die displays zijn de voorste vouwstroken juist verlijmd met de onderzijde van het draagvlak. Door die verlijming zijn ze niet langer zwenkbaar. De achterste vouwstroken zijn wel zwenkbaar, maar grijpen niet aan op de aangrijpvlakken zoals het octrooi vereist. Dat tijdens de productiefase de vouwstroken nog wel zwenkbaar waren, doet niet ter zake: in dat stadium bestaat er nog geen basisstructuur in de zin van conclusie 1.

Geen inbreuk door equivalent

De equivalentleer wordt beoordeeld via de function-way-result test. Een vervangend kenmerk moet wezenlijk dezelfde functie vervullen, op wezenlijk dezelfde manier, met wezenlijk hetzelfde resultaat. De drie voorwaarden zijn cumulatief.

Het hof oordeelt dat geen van die drie voorwaarden vervuld is. De Thinkerbell-displays werken op een wezenlijk verschillend principe: een tab-gleufverbinding waarbij een uitsteeksel op de zijwand in een gleuf in het draagvlak grijpt — exact het principe uit US 2015/0068998, dat onbetwist tot de stand van de techniek behoort. Het bijkomende verlijmde derde paneel met een gleuf versterkt de tray, maar verandert het verbindingsprincipe niet: ook zonder de verlijmde vouwstrook zou de tab-gleufverbinding tot stand komen.

Voor de uitlegging van het kenmerk “aangrijpvlak” steunt het hof uitdrukkelijk op de oppositieargumentatie van de octrooigemachtigde van Pozo Negro Beheer voor het Europees Octrooibureau. In zijn antwoord van 7 januari 2020 had die octrooigemachtigde het aangrijpvlak omschreven als een vlak achter de verbindingsstructuur, in een zak of pocket tussen de buiten- en binnenwand, waarop de zwenkbare vouwstrook achteraangrijpt. Het hof neemt die uitlegging over als de betekenis die de vakman aan het octrooi zou geven, conform art. 69 Europees Octrooi Verdrag (EOV). Aangezien de Thinkerbell-displays geen aangrijping achter de verbindingsstructuur kennen, valt hun ontwerp buiten de beschermingsomvang.

Geen slechtmaking

Het hof wijst de slechtmakingsvordering nu volledig af, en hervormt op dit punt het vonnis van de eerste rechter, die de e-mail van 9 juli 2019 wel als slechtmaking had gekwalificeerd.

Het feit dat Holbox in die e-mail de displays als “inbreukmakend” omschreef, en niet als “potentieel inbreukmakend”, maakt die e-mail op zich niet tot een verboden daad in de zin van art. VI.104 Wetboek van Economisch Recht (WER). Uit de inhoud van de e-mail bleek voldoende dat nog geen rechterlijke uitspraak was tussengekomen, en Holbox kondigde uitdrukkelijk aan dat zij AB InBev zelf buiten de juridische actie zou houden. Onder die omstandigheden acht het hof noch kwade trouw, noch een potentiële schade voor Thinkerbell aangetoond.

Juridische analyse en duiding

Wat je in een oppositieprocedure zegt, telt mee bij de equivalentleer

Het meest opvallende aan dit arrest is de wijze waarop het hof de standpunten van de octrooigemachtigde van Pozo Negro Beheer in de oppositieprocedure voor het Europees Octrooibureau gebruikt om de beschermingsomvang van het octrooi af te bakenen. In zijn antwoord van 7 januari 2020 had de octrooigemachtigde de werking van de zwenkbare vouwstrook beschreven als een aangrijping in een tussenruimte (“pocket”) achter de verbindingsstructuur, waarbij de vouwstrook de zijwand naar binnen trekt. Dat was een onderscheidend element ten opzichte van de tab-gleufoplossing van US 998, die de octrooigemachtigde uitdrukkelijk als minder effectief en minder betrouwbaar omschreef.

Het hof grijpt nu net die argumentatie aan om vast te stellen dat het Thinkerbell-ontwerp niet onder de beschermingsomvang valt: de tab-gleuf met een verstevigend derde paneel werkt anders en levert volgens het hof niet aantoonbaar hetzelfde voordelig synergetisch resultaat op. Wat in oppositie als troef werd ingezet om het octrooi overeind te houden, wordt in de inbreukprocedure de bron van een beperkte beschermingsomvang.

Dit komt in de buurt van wat in het Amerikaanse recht “prosecution history estoppel” heet. Het Belgische en Europese octrooirecht kennen geen formele estoppel-leer, maar art. 69 EOV en het bijbehorende protocol vereisen wel dat de conclusies redelijkerwijs worden uitgelegd in het licht van wat de octrooihouder zelf onder de uitvinding verstaat. Dit arrest bevestigt dat de oppositiefile materiaal levert dat nationale rechters niet zomaar negeren.

Categorische inbreukbeweringen vóór een vonnis: niet automatisch slechtmaking

Het tweede duidingspunt betreft de slechtmakingsvordering. De eerste rechter had de mededeling van Holbox aan AB InBev — waarin de Thinkerbell-displays zonder voorbehoud als “inbreukmakend” werden bestempeld — afgekeurd als oneerlijke marktpraktijk. Het hof herziet die beoordeling op een interessante manier.

Het hof ontkent niet dat de e-mail “onnodig” was; appellanten hadden Thinkerbell rechtstreeks kunnen aanschrijven. Maar onnodig is niet hetzelfde als onrechtmatig. Doorslaggevend is dat de e-mail kaderde in een lopende communicatie van enkele maanden eerder, voldoende duidelijk maakte dat juridische maatregelen nog moesten worden genomen, en AB InBev zelf uit de juridische actie hield. Onder die omstandigheden acht het hof geen kwade trouw aanwezig en geen schade aangetoond.

Dat is een nuance die de drempel voor slechtmaking in IE-zaken in de praktijk verlaagt. Wie zijn intellectuele rechten wil handhaven, hoeft niet elke aanmaning eerst aan een rechter voor te leggen alvorens hem aan een derde te bezorgen. Voorzichtigheid blijft wel geboden: hoe sterker de bewering, hoe directer de commerciële relatie van de afnemer met de aangesproken concurrent en hoe minder duidelijk dat een rechterlijke uitspraak nog moet volgen, hoe groter het risico dat een rechtbank wel een fout aanneemt.

Wat betekent dit concreet?

Voor octrooihouders die inbreuken willen aanpakken.
Dit arrest onderstreept dat de equivalentleer geen vangnet is voor zwakke conclusies. De beschermingsomvang wordt strak afgemeten aan de technische werking zoals beschreven in het octrooi — en aan wat de octrooihouder zelf in de oppositie- of examenprocedure als kenmerkend heeft gepresenteerd. Wie tijdens de verlening of oppositie scherpe afbakeningen maakt om aan een anterioriteit te ontsnappen, koopt daarmee een sterkere validiteit, maar offert tegelijk een deel van de breedte van zijn bescherming op. Een interne audit van eerder ingenomen standpunten in oppositie- en examenprocedures verdient overweging vóór elke nieuwe inbreukvordering.

Voor ondernemingen die rond een octrooi willen ontwerpen.
Een gerichte design-around blijft een legitieme strategie, ook in commercieel gevoelige sectoren. Cruciaal is dat het alternatieve ontwerp niet enkel oogt als anders, maar wezenlijk anders werkt — en dat dit gedocumenteerd is. De Thinkerbell-displays slagen voor de equivalenttest omdat zij een eerder bekend tab-gleufprincipe (uit US 998) hergebruiken, ondersteund door een verstevigend paneel dat het verbindingsprincipe op zich niet wijzigt. Voor wie een design-around overweegt, bieden een grondige analyse van de stand van de techniek én van de oppositiefile van het tegenstaande octrooi vaak de beste verdediging.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is het verschil tussen letterlijke octrooi-inbreuk en inbreuk door equivalent?
Bij letterlijke inbreuk moeten alle technische kenmerken uit de octrooiconclusie aanwezig zijn in het beweerd namaakproduct. Bij inbreuk door equivalent ontbreekt minstens één kenmerk, maar wordt het vervangen door een ander kenmerk dat wezenlijk dezelfde functie vervult, op wezenlijk dezelfde manier, met wezenlijk hetzelfde resultaat. Die function-way-result test dient om de equivalentie te beoordelen, en alle drie de voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.

Mag ik een klant van een concurrent waarschuwen dat zijn product mogelijk inbreuk maakt op mijn octrooi?
In principe wel, maar de toon en de timing zijn cruciaal. Het hof van beroep Brussel aanvaardt dat een octrooihouder een afnemer rechtstreeks aanschrijft om informatie te verkrijgen over de leverancier, ook wanneer de inbreukvraag nog niet door een rechter is beslist. Wel moet uit de communicatie voldoende blijken dat het oordeel nog niet definitief is, en mag de afnemer niet in een onhoudbare commerciële positie worden gebracht. Wie zonder die voorzorgen categorische inbreukbeweringen verspreidt, riskeert wel een veroordeling wegens slechtmaking onder art. VI.104 WER.

Maken de erelonen van een octrooigemachtigde deel uit van de gerechtskosten?
Nee. Het hof bevestigt, in lijn met vaste cassatierechtspraak, dat de erelonen van een octrooigemachtigde geen gerechtskosten zijn in de zin van art. 1018 Ger.W. Een aparte vergoeding voor die kosten kan in beginsel niet worden gevorderd via de procedurekostenveroordeling. Wel kunnen die kosten desgevallend deel uitmaken van de schade in een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering, maar dat vereist een afzonderlijk bewijs van fout, schade en oorzakelijk verband.

Conclusie

Dit arrest maakt duidelijk dat het hof van beroep Brussel de equivalentleer streng en techniekgericht toepast. Een verlijmde, niet-zwenkbare vouwstrook die deel uitmaakt van een tab-gleufverbinding is geen equivalent van een zwenkbare vouwstrook die achter een aangrijpvlak grijpt — ook al lijken beide oplossingen op het eerste gezicht hetzelfde resultaat te beogen. Wat de octrooihouder in de oppositieprocedure als onderscheidend heeft aangevoerd, kan zijn beschermingsomvang in een latere inbreukprocedure aanzienlijk inperken.

Het arrest bevestigt eveneens dat een aanmaning aan een afnemer over een vermoedelijke octrooi-inbreuk niet automatisch slechtmaking vormt, zolang de communicatie voldoende voorzichtig is geformuleerd en de afnemer niet in een onhoudbare commerciële positie wordt gebracht.