Kan een concurrent mijn merk laten vervallen verklaren wegens niet-gebruik?

Ja, een concurrent kan de vervallenverklaring van uw merk vorderen voor producten of diensten waarvoor u het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet “normaal” heeft gebruikt. In een arrest van het hof van Beroep te Brussel van 26 juni 2025, werd een merkhouder die een concurrent aanviel op basis van merkinbreuk, geconfronteerd met precies zo’n tegenvordering. De uitkomst onderstreept een cruciale les voor elke ondernemer: een merk registreren is één ding, het actief gebruiken en dit kunnen bewijzen is minstens even belangrijk.

De feiten: de strijd tussen materne en olvarit

De zaak draaide rond twee giganten in de voedingsindustrie: Materne-Confilux NV, bekend van onder meer confituur en compotes, en Danone Belux NV, producent van Olvarit babyvoeding.

Materne is houder van een Benelux-beeldmerk, geregistreerd in 2014, dat bestaat uit een groene, niervormige figuur met daarin het woord “Materne”. Dit merk werd geregistreerd voor een brede waaier aan voedingsproducten in klassen 29, 30 en 32.

In 2016 lanceerde Danone een nieuw visueel design voor haar Olvarit-producten, met een logo in de vorm van een groen hart met daarin de woorden “Nutricia” en “Olvarit”. Materne was van oordeel dat dit nieuwe logo te veel leek op haar beeldmerk en verwarring kon zaaien bij de consument. Ze startte een procedure om het gebruik van het Olvarit-logo te laten staken.

In de loop van de procedure in hoger beroep, draaide Danone de rollen om. Ze stelde een tegenvordering in en vroeg de rechter om het merk van Materne gedeeltelijk vervallen te verklaren, omdat Materne het voor een groot deel van de geregistreerde producten (zoals vlees, vis, koffie, bier, etc.) nooit ernstig had gebruikt.

De beslissing van het hof van beroep

Het Hof van Beroep te Brussel velde op 26 juni 2025 een arrest dat Danone op alle vlakken gelijk gaf.

1. Tegenvordering in hoger beroep is ontvankelijk

Materne argumenteerde dat de vraag tot vervallenverklaring te laat kwam, omdat deze pas in hoger beroep werd ingediend. Het hof veegde dit argument van tafel. Een tegenvordering die voor het eerst in beroep wordt ingesteld, is perfect ontvankelijk zolang ze een feitelijk verband heeft met de oorspronkelijke vordering. Aangezien beide vorderingen over hetzelfde merk van Materne gingen, was hieraan voldaan.

2. Geen verwarringsgevaar tussen de merken

De kern van Materne’s oorspronkelijke eis was dat het Olvarit-logo verwarring zou scheppen met haar merk. Het hof oordeelde, na een grondige vergelijking, dat dit niet het geval was. De voornaamste redenen waren:

• Zwakke gelijkenis: De visuele gelijkenis is zwak, de auditieve gelijkenis onbestaande en de conceptuele gelijkenis (groene kleur, hartvorm) zeer beperkt, aangezien dit banale elementen zijn in de voedingssector.
• Verschillende producten: De productgroepen overlappen slechts beperkt (enkel voor compotes).
• Aandachtige consument: De consument van babyvoeding (“Olvarit”) heeft een hogere aandachtsgraad.
• Bekendheid van Olvarit: Het woord “Olvarit” is zelf een bekend teken op de markt van babyvoeding, wat het onderscheid met “Materne” duidelijk maakt.

3. Merkinbreuk op een bekend merk is niet bewezen

Materne kon niet aantonen dat haar specifieke beeldmerk (de groene vorm) een zodanige bekendheid genoot dat het extra bescherming verdiende. Het woord “Materne” is uiteraard bekend, maar de bekendheid van het beeldmerk zelf werd niet bewezen.

4. Merk van Materne gedeeltelijk vervallen verklaard

Dit was de meest ingrijpende beslissing. Het hof stelde vast dat de bewijslast voor het “normaal gebruik” van een merk bij de merkhouder ligt. Materne moest dus aantonen dat ze haar merk voor alle geclaimde productcategorieën effectief had gebruikt in de voorbije vijf jaar.

Het bewijs dat Materne voorlegde – enkele facturen voor minieme hoeveelheden van nicheproducten zoals uitenconfit of fruit pockets – was volstrekt onvoldoende om een reëel commercieel gebruik aan te tonen. Voor een groot deel van de producten werd zelfs helemaal geen bewijs geleverd. Bijgevolg werd het merk van Materne vervallen verklaard voor een lange lijst van producten, waaronder vlees, vis, zuivelproducten, koffie, thee, brood, bier en mineraalwater.

Juridische analyse en duiding

Dit arrest is een schoolvoorbeeld van de “use it or lose it” doctrine in het merkenrecht. De tegenvordering tot vervallenverklaring is een krachtig verdedigingswapen. Een partij die wordt beschuldigd van merkinbreuk, kan de aanval pareren door de geldigheid of de beschermingsomvang van het ingeroepen merk zelf in vraag te stellen.

De bewijslast voor “normaal gebruik” ligt ondubbelzinnig bij de merkhouder. Dit gebruik moet meer zijn dan louter symbolisch of met als enig doel de merkrechten te behouden. Het moet gericht zijn op het creëren of behouden van een marktaandeel. De beoordeling is streng: het hof houdt rekening met de omvang van de onderneming en de aard van de producten. Voor een grote speler als Materne, die actief is in de sector van massaconsumptiegoederen, wegen enkele facturen voor kleine leveringen niet zwaar genoeg.

Daarnaast bevestigt het arrest dat elke onderneming met een rechtmatig belang de vervallenverklaring kan vorderen. Het statuut van concurrent volstaat hiervoor; men hoeft niet aan te tonen dat men zelf een gelijkaardig teken wil gebruiken. Het recht om een ongebruikt merk uit het register te laten schrappen wordt beschouwd als een subjectief recht dat de vrijheid van handel en ondernemen beschermt.

Wat dit concreet betekent

• Voor de merkhouder: Uw merkportfolio is geen passief bezit. Registreer uw merk enkel voor de waren en diensten waarvoor u het reëel gaat gebruiken. Voer periodieke audits uit en verzamel proactief bewijs van gebruik (facturen, reclamefolders, webpagina’s, etc.) voor elke productcategorie. Doet u dit niet, dan creëert u een zwakke plek die een concurrent genadeloos kan uitbuiten.
• Voor de partij die wordt aangesproken wegens merkinbreuk: Een aanval is vaak de beste verdediging. Onderzoek grondig of de tegenpartij haar merk wel effectief gebruikt voor de producten waarvoor bescherming wordt ingeroepen. Een goed onderbouwde tegenvordering tot vervallenverklaring kan een rechtszaak volledig doen kantelen of minstens een zeer sterk drukkingsmiddel vormen in onderhandelingen.

FAQ (Veelgestelde Vragen)

Wat is ‘normaal gebruik’ van een merk?
Normaal gebruik betekent dat het merk publiekelijk en naar buiten toe wordt gebruikt om een afzetmarkt voor de beschermde producten of diensten te creëren of te behouden. Het gebruik mag niet louter symbolisch zijn. De beoordeling hangt af van alle omstandigheden, zoals de aard van het product, de omvang van het gebruik en de frequentie.

Hoe kan ik bewijzen dat ik mijn merk normaal gebruik?
U kunt dit bewijzen aan de hand van een geheel van documenten, zoals gedateerde verkoopfacturen (waaruit de omvang blijkt), reclamecampagnes, folders, prijslijsten, vermelding op websites, artikels in de pers, en alle andere bewijsstukken die aantonen dat het merk commercieel werd geëxploiteerd op de relevante markt.

Kan een tegenvordering tot vervallenverklaring nog in hoger beroep worden ingesteld?
Ja, zoals dit arrest aantoont, kan een tegenvordering tot vervallenverklaring voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld, op voorwaarde dat ze voldoende feitelijk verband houdt met de oorspronkelijke vordering. Dit is bijvoorbeeld het geval als de vordering betrekking heeft op het merk dat in eerste aanleg werd ingeroepen.

Conclusie

Dit arrest is een duidelijke waarschuwing: merkbescherming is geen vanzelfsprekendheid. Het vereist een actieve en aantoonbare commerciële exploitatie. Zonder bewijs van normaal gebruik kan uw zorgvuldig opgebouwde merk, of een deel ervan, na vijf jaar simpelweg vervallen worden verklaard op vraag van eender welke belanghebbende, zoals een concurrent.