Mag u een vervallen octrooi verlengen via het merkenrecht?

In een arrest van 19 juni 2025 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) de grenzen aangescherpt voor het registreren van een merk wanneer het vermoeden bestaat dat dit gebeurt om een vervallen octrooi onrechtmatig te verlengen. De zaak, CeramTec GmbH tegen Coorstek Bioceramics LLC (zaak C-17/24), biedt belangrijke inzichten voor ondernemingen in België en daarbuiten over de nietigheidsgrond van “kwade trouw” in het merkenrecht. De centrale les? De intentie van de aanvrager op het moment van de merkaanvraag is doorslaggevend, zelfs als die intentie gebaseerd is op een foute veronderstelling.

De feiten: een roze prothese en een vervallen octrooi

De Duitse onderneming CeramTec, gespecialiseerd in keramische onderdelen voor onder meer heupimplantaten, was houdster van een Europees octrooi op een specifiek keramisch composietmateriaal. Een belangrijk ingrediënt, chroomoxide, zorgde niet alleen voor een grotere hardheid en stevigheid van het materiaal, maar gaf de protheses ook een kenmerkende roze kleur.

Dit octrooi verviel op 5 augustus 2011. Amper enkele weken later, op 23 augustus 2011, diende CeramTec drie aanvragen in om de roze kleur als Uniemerk te registreren voor haar keramische protheseonderdelen. Het ging om een kleurmerk, een beeldmerk en een driedimensionaal merk, allen voor de specifieke kleur roze (Pantone 677C).

Toen concurrent Coorstek, een Amerikaanse fabrikant, protheses met een gelijkaardige roze kleur op de markt bracht, startte CeramTec een inbreukprocedure op basis van haar nieuw verkregen merkrechten. Coorstek verweerde zich door de nietigheid van de merken van CeramTec te vorderen, met als argument dat deze ter kwader trouw waren neergelegd. Volgens Coorstek probeerde CeramTec via het merkenrecht het monopolie op haar technische oplossing, dat ze door het vervallen octrooi was verloren, kunstmatig te verlengen.

De juridische strijd: autonome nietigheidsgronden en de intentie van de aanvrager

Het Franse Hof van Beroep in Parijs gaf Coorstek gelijk en verklaarde de merken nietig wegens kwade trouw. De rechter oordeelde dat CeramTec de merken had aangevraagd met het onrechtmatige doel om haar monopolie op de technische oplossing (het gebruik van chroomoxide) te bestendigen en zo concurrenten van de markt te weren.

CeramTec ging in cassatie en bracht een opmerkelijk argument naar voren: na de merkaanvragen zou het bedrijf ontdekt hebben dat de chroomoxide in werkelijkheid geen technisch effect had op de sterkte van het materiaal. Volgens CeramTec kon er dus geen sprake zijn van een intentie om een technische oplossing te beschermen, omdat er objectief gezien geen technische oplossing bestond die beschermd kon worden.

Het Franse Cour de Cassation besloot hierop het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing te vragen over de interpretatie van de relevante bepalingen uit de Uniemerkverordening.

De uitspraak van het Hof van Justitie

Het Hof van Justitie gaf in zijn arrest een helder antwoord op de gestelde vragen. De belangrijkste punten zijn:

1. Nietigheidsgronden zijn autonoom, maar sluiten elkaar niet uit

Het Hof bevestigt dat de nietigheidsgrond wegens het bestaan van een absolute weigeringsgrond (zoals een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen) en de nietigheidsgrond wegens kwade trouw van de aanvrager, twee autonome gronden zijn. Dit betekent dat een rechter kwade trouw kan vaststellen zonder eerst te moeten bewijzen dat het merk ook daadwerkelijk een technische functie heeft. De gronden zijn dus onafhankelijk van elkaar, maar kunnen wel tegelijkertijd van toepassing zijn en sluiten elkaar niet uit.

2. De subjectieve overtuiging van de aanvrager is cruciaal

Dit is de kern van de uitspraak. Het Hof stelt dat de kwade trouw van een merkaanvrager kan worden aangetoond op basis van zijn eigen overtuiging dat het teken een technische oplossing beschermt, zelfs als die overtuiging achteraf onjuist blijkt te zijn.

Met andere woorden, het feit dat CeramTec dacht dat de roze kleur een technische functie had op het moment van de aanvraag, is een sterke aanwijzing van kwade trouw. Het doel was immers om concurrenten te beletten die (vermeende) technische oplossing te gebruiken. Dit is een oogmerk dat niet strookt met de eerlijke gebruiken in het economische verkeer en de wezenlijke functie van een merk, namelijk het aanduiden van de commerciële herkomst van een product.

3. Beoordeling gebeurt op het moment van de aanvraag

Het Hof herhaalt een gevestigd principe: de kwade trouw moet worden beoordeeld op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag. Omstandigheden die zich pas na de indiening voordoen, zijn in principe niet relevant om de intentie van de aanvrager op dat cruciale moment te wijzigen.

De latere ontdekking van CeramTec dat de chroomoxide geen technisch effect had, kan de oorspronkelijke (oneerlijke) intentie dus niet met terugwerkende kracht “genezen” of rechtvaardigen.

Wat betekent dit arrest voor uw onderneming?

Deze uitspraak is een duidelijke waarschuwing voor bedrijven die na het verstrijken van een octrooi hun marktpositie proberen te vrijwaren via het merkenrecht. Het is een volkomen legitieme strategie om na een octrooi een sterk merk te bouwen, maar dit moet gebeuren met de juiste intenties.

Enkele concrete lessen:

• Wees voorzichtig met het claimen van functionele kenmerken: Probeer geen kenmerken (vormen, kleuren, etc.) als merk te registreren met als onderliggend doel om een technische functie of oplossing te monopoliseren die niet langer door een octrooi wordt beschermd.
• De intentie telt: Uw interne overtuiging en de commerciële logica achter een merkaanvraag kunnen in een eventuele procedure tegen u worden gebruikt. Documenteer dus goed waarom u een bepaald teken als merk wenst te beschermen en zorg ervoor dat dit kadert in een eerlijke concurrentiestrategie.
• Een vergissing bevrijdt niet van verantwoordelijkheid: Het argument “ik wist niet beter” of “ik had het mis” zal u waarschijnlijk niet redden als kan worden aangetoond dat uw oorspronkelijke bedoeling was om de concurrentie op een oneerlijke manier te beperken.

Het intellectueel eigendomsrecht biedt een waaier aan instrumenten om uw innovaties en commerciële identiteit te beschermen. Elk recht heeft echter zijn eigen doel en grenzen. Dit arrest illustreert treffend dat het misbruiken van het ene recht om de beperkingen van het andere te omzeilen, streng wordt bestraft.