Kan een Benelux merkhouder optreden tegen namaak die vanuit het buitenland online wordt verkocht?

De opkomst van e-commerce heeft de manier waarop we zaken doen en winkelen drastisch veranderd. Met enkele muisklikken kunnen consumenten in België producten bestellen bij een webshop die zich eender waar in de Europese Unie bevindt. Deze grenzeloze digitale marktplaats biedt enorme kansen, maar creëert ook complexe juridische uitdagingen, zeker op het vlak van intellectuele eigendom. Wat kan u als Benelux merkhouder bijvoorbeeld doen als een Spaanse webshop namaakproducten verkoopt aan Belgische klanten? Een arrest van het Europees Hof van Justitie van 1 augustus 2025 (C-76/24) werpt hier een nieuw licht op.

De feiten: een Duitse merkhouder tegen een Spaanse webshop

De zaak draaide rond PH, de houder van verschillende nationale Duitse merken voor duikmateriaal, en Tradeinn Retail Services (TRS), een Spaanse vennootschap die via diverse websites, waaronder het Duitse platform www.amazon.de, duikaccessoires verkocht. PH stelde vast dat TRS producten aanbood die een inbreuk maakten op zijn merkrechten. Deze producten werden specifiek gericht op de Duitse consument, maar de fysieke voorraad van TRS bevond zich uitsluitend in Spanje.

De Duitse rechtbanken stonden voor een dilemma. Enerzijds geldt in het merkenrecht het territorialiteitsbeginsel: een Duits merk wordt in principe enkel op Duits grondgebied beschermd. Handelingen die volledig in Spanje plaatsvinden, zoals het opslaan van goederen, vallen daar dus buiten. Anderzijds was het overduidelijk dat de verkoopactiviteiten van TRS gericht waren op de Duitse markt, waar de merken van PH bescherming genieten.

De hoogste Duitse federale rechter, het Bundesgerichtshof, besloot de knoop niet zelf door te hakken en legde twee cruciale vragen voor aan het Europees Hof van Justitie.

Vraag 1: Is voorraad in het buitenland ook een merkinbreuk?

De eerste vraag was essentieel: kan een merkhouder verbieden dat een derde inbreukmakende waren in een andere lidstaat (Spanje) in voorraad heeft, als die goederen bedoeld zijn om te worden verkocht in de lidstaat waar het merk beschermd is (Duitsland)?

Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag positief. Het Hof redeneerde dat de exclusieve rechten van een merkhouder, zoals vastgelegd in artikel 10 van de Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436, de mogelijkheid moeten bieden om de essentiële functies van het merk te beschermen. Eén van die functies is de consument de herkomst van de producten garanderen.

Het Hof bevestigde zijn eerdere rechtspraak dat het online aanbieden van goederen aan consumenten in een bepaalde lidstaat volstaat om onder de bescherming van het merk van die lidstaat te vallen, zelfs als de verkoper en de goederen zich fysiek in het buitenland bevinden.

De cruciale stap die het Hof nu zet, is de redenering doortrekken naar de handeling die daaraan voorafgaat: het in voorraad hebben. Het Hof stelt duidelijk:

“Het in voorraad hebben van dergelijke waren door een derde wordt in die bepaling dus slechts beoogd voor zover dat een voorafgaande voorwaarde is voor het aanbieden of in de handel brengen dat door de merkhouder kan worden verhinderd.”

Met andere woorden, als het online aanbieden van goederen in België een inbreuk vormt op een Benelux merk, dan kan de merkhouder ook optreden tegen het aanhouden van de voorraad van die goederen in Spanje, omdat die voorraad specifiek dient voor die inbreukmakende verkoop. Dit is een belangrijke versterking van de positie van merkhouders in de strijd tegen grensoverschrijdende online namaak.

Vraag 2: Wat betekent “in voorraad hebben” precies?

De tweede vraag van de Duitse rechter was technischer, maar even relevant. Wat als de Spaanse webshop de logistiek uitbesteedt? Heeft de webshop de goederen dan nog wel “in voorraad” in de zin van de wet? De Duitse taalversie van de richtlijn gebruikt het woord “besitzen” (bezitten), wat zowel direct (fysieke controle) als indirect bezit kan omvatten. Andere taalversies, zoals het Engels (“stocking”) of het Spaans (“almacenar”), lijken meer te wijzen op fysieke opslag.

Het Hof van Justitie kiest voor een ruime en pragmatische interpretatie, gericht op de nuttige werking van de wet. Het is niet vereist dat de inbreukmaker de goederen fysiek zelf vasthoudt. Het volstaat dat de persoon:

“… beschikt over een toezichthoudende of leidinggevende bevoegdheid ten aanzien van de persoon die de rechtstreekse en daadwerkelijke controle over die waren heeft.”

Een online verkoper die zijn voorraadbeheer en verzending uitbesteedt aan een externe logistieke partner (een zogenaamde “fulfilment service”), wordt dus nog steeds geacht de goederen “in voorraad te hebben”. Deze persoon heeft immers de controle en geeft de opdracht tot verzending. Een enge interpretatie zou het voor fraudeurs te makkelijk maken om hun verantwoordelijkheid te ontlopen door complexe logistieke constructies op te zetten.

Wat betekent dit arrest voor uw onderneming in België?

Deze uitspraak is uitstekend nieuws voor Benelux merkhouders. Het biedt een krachtiger wapen tegen online verkopers die vanuit andere EU-lidstaten opereren en de Belgische markt viseren met inbreukmakende producten.

1. Verruimde handhavingsmogelijkheden: U kan nu niet enkel de online advertentie of de verkoopaanbieding in België aanvechten, maar ook eisen dat de onderliggende voorraad in het buitenland wordt aangepakt. Dit kan de verkoop effectiever stilleggen.
2. Aanpak van complexe structuren: De ruime interpretatie van “in voorraad hebben” zorgt ervoor dat u de touwtjetrekkers achter de verkoop kunt aanpakken, ook als zij gebruikmaken van externe magazijnen, dropshipping-modellen of andere logistieke dienstverleners.
3. Belang van gerichte verkoop: De sleutel blijft aantonen dat de buitenlandse webshop zich wel degelijk richt tot de Belgische consument. Elementen zoals de mogelijkheid om naar België te verzenden, het gebruik van de Nederlandse of Franse taal, of Belgische betaalmethoden zijn hierbij duidelijke indicatoren.

Voor online handelaars onderstreept dit arrest nogmaals het belang van een grondige controle op de intellectuele eigendomsrechten in alle landen waar men actief is. Zich verschuilen achter een buitenlandse vennootschap of magazijn is geen sluitende verdediging meer.